BGH: Indizien für Annahme einer Verkehrs­durch­setzung der Wort-Bild-Marke "test" der Stiftung Warentest nicht ausreichendMeinungs­forschungs­gutachten belegt unzureichende Verkehrs­durch­setzung der Marke

Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke "test" war 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt unter anderem für Testmagazine und Verbrau­che­r­in­for­ma­tionen sowie Veröf­fent­lichung von Warentests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chungen eingetragen worden.

Axel Springer Verlag beantragt Löschung der Marke

Der Axel Springer Verlag hat 2006 die Löschung der Marke beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Löschungsantrag stattgegeben und die Löschung der Marke angeordnet. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bunde­s­pa­tent­gericht die Löschungs­a­n­ordnung aufgehoben.

Wort-Bild-Marke "test" ist beschreibende Angabe, die Inhalt der Druckschriften bezeichnet

Der Bundes­ge­richtshof hat wie zuvor das Bunde­s­pa­tent­gericht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke "test" für Testmagazine und Verbrau­che­r­in­for­ma­tionen sowie Veröf­fent­lichung von Warentests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unter­schei­dungskraft kann durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das Bunde­s­pa­tent­gericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung "test" und eines Meinungs­for­schungs­gut­achtens ausgegangen.

Indizien für Annahme einer Verkehrs­durch­setzung nicht ausreichend

Der Bundes­ge­richtshof hat anders als das Bunde­s­pa­tent­gericht angenommen, dass das Ergebnis des Ende 2009 eingeholten Meinungs­for­schungs­gut­achtens für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht ausreicht. Nach diesem Gutachten sahen nach Bereinigung von Fehlzuordnungen lediglich 43 % der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, was für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht ausreicht. Da die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, war zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des Bunde­s­pa­tent­ge­richts über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 weiter verringert hatte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbe­auf­wen­dungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichten für die Annahme einer Verkehrs­durch­setzung nicht aus, weil dem das Ergebnis des Meinungs­for­schungs­gut­achtens entgegenstand. Meinungs­for­schungs­gut­achten sind normalerweise das zuverlässigste Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrs­durch­setzung einer Marke.

Bunde­s­pa­tent­gericht muss klären, ob Marke "test" zu Unrecht eingetragen wurde

Der Bundes­ge­richtshof hat die Sache an das Bunde­s­pa­tent­gericht zurückverwiesen, das noch weitere Feststellungen treffen muss. Insbesondere ist noch zu klären, ob die Marke "test" - wie das Patent- und Markenamt angenommen hat - im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden ist. Denn eine wegen Verkehrs­durch­setzung eingetragene Marke kann nur gelöscht werden, wenn sie - mangels Verkehrs­durch­setzung - zu Unrecht eingetragen worden ist und bis zur Entscheidung über den Löschungsantrag auch keine Verkehrs­durch­setzung erlangt hat.